06/09/2019 às 16h42min - Atualizada em 07/09/2019 às 00h03min

Implementação do Protocolo de Madri trará maior facilidade para a internacionalização de marcas brasileiras

A partir de outubro deste ano, as empresas sediadas no Brasil agora poderão buscar o registro internacional de suas marcas por meio do próprio INPI, sem a necessidade de contratação de advogados estrangeiros em um procedimento simplificado e de baixo custo.

DINO
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Após anos de espera, o Brasil, por meio da aprovação do Decreto Legislativo nº 49/2019, finalmente aderiu formalmente ao Protocolo de Madri, tratado internacional que dispõe sobre o processamento simultâneo de registro de marcas nos países signatários e cuja gestão compete à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)[1].

O Protocolo entrará em vigor oficialmente no Brasil a partir do dia 2 de outubro de 2019, trazendo diversas vantagens às empresas nacionais, com redução de burocracias e custos para os interessados em registrar marcas em outros países.

O tratado prevê uma administração centralizada de pedidos de registro de marcas. Ao receber a solicitação de um pedido de registro internacional de marca em um país signatário, a autoridade nacional de marcas em questão encaminhará tal pedido à Secretaria Internacional da OMPI, qual terá o papel de redistribuir o pedido para cada país designado pelo depositante da marca na qual se pretende obter o registro legal.

Tal medida facilitará substancialmente a internacionalização de marcas brasileiras, tendo em vista que o trâmite de internacionalização de marcas agora poderá ser realizado diretamente no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)[2]

Assim, por meio do sistema centralizado via Protocolo de Madri, ao buscar o registro de marcas em outros países, as empresas não mais precisarão contratar advogados correspondentes em cada um dos países de interesse, de forma que poderão concentrar a administração de um pedido de registro de marca a partir de seu país de origem, de uma só vez.

Atualmente, 121 países são signatários do Protocolo de Madri, dentre os quais: EUA, União Europeia, Reino Unido, China, Japão, Índia, México e Rússia, sendo que os Estados aderentes ao tratado representam cerca de 80% do comércio internacional global[3].

Por meio do Protocolo de Madri, O INPI terá até dezoito meses para efetuar uma primeira análise (exame formal) do pedido, sob pena de deferimento automático. Essa primeira análise pode resultar em uma exigência ou sobrestamento – quais interrompem a contagem do prazo dos 18 meses – ou diretamente na decisão final de exame.

Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a implementação do Protocolo de Madri trará ganhos significativos em tempo e custos financeiros envolvendo o registro de marcas, devendo causar uma economia de até 90% com relação aos gastos efetuados por empresas nacionais para a efetuação de registros em outras jurisdições[4].

Como será feito o pedido internacional pelos usuários nacionais?

O depósito da marca será feito de forma eletrônica. Assim como já ocorre para o depósito nacional, o requerente deverá pagar a respectiva GRU e preencher (em inglês ou espanhol), o formulário aplicável no Sistema E-marcas – já utilizado pelo INPI para os depósitos nacionais de marcas.

As demais custas relativas ao pedido internacional – ou seja, as taxas específicas dos países aos quais a depositante da marca busca o registro – serão realizados diretamente pelo sistema da OMPI, onde o usuário poderá utilizar diferentes formas de pagamentos online.

Como o requerente tomará ciência do andamento do seu processo?

O usuário poderá acompanhar seu pedido internacional através do Madrid Monitor, acessível no site da OMPI. As decisões relativas ao seu pedido de registro internacional serão publicadas na Revista Internacional da OMPI[5].

Implementação do Protocolo de Madri pelo INPI

O INPI já vem se preparando para atuar conforme a nova sistemática do Protocolo de Madri a partir de outubro de 2019. Segundo informações divulgadas, o órgão implementará todas atualizações necessárias em seus sistemas internos (E-marcas) até o final de setembro.

Todos os aspectos relativos ao depósito internacional de marcas via Protocolo de Madri serão detalhados ao público por meio de novos atos normativos e atualização do Manual de Marcas do INPI - os quais serão divulgados até o início do mês de setembro.

[1] Em inglês World Intellectual Property Organization – WIPO. A OMPI (ou WIPO) é uma agência internacional integrante das Nações Unidas fundada em 1967, responsável pela promoção da proteção da propriedade intelectual no mundo e a cooperação entre seus Estados-membros.

[2] Autarquia Federal responsável pela concessão de marcas, patentes e outros aspectos relacionados à propriedade intelectual no Brasil.

[3] Vide informação disponível no site da OMPI: https://www.wipo.int/madrid/en/members/  (acesso em 29/08/2019)

[4] Vide informação divulgada pela Agência Senado em maio/2019: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/22/aprovada-a-adesao-ao-protocolo-de-madri-que-facilita-o-registro-internacional-de-marcas  (acesso em 29/08/2019) 

[5] WIPO Gazette of International Marks, disponível em: https://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/  (acesso em 29/08/2019)

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Autores: Luiz Phillip Nagy Guarani Moreira (advogado do setor de Direito Societário/M&A e Propriedade Intelectual do escritório Casillo Advogados - OAB/PR - 96540) e Luca Vesperini, estagiário intercambista (Luiss Guido Carli Università/Roma).

Contato: luiz.moreira@casilloadvogados.com.br



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